編者按
自(zì)1892年(nián)《商标國際注冊馬德裡(lǐ)協定》生效以來，馬德裡(lǐ)商标國際注冊體(tǐ)系已走過了125個春秋，成爲擁有近100個締約方的(de)龐大國際組織。雖然締約方數量衆多(duō)，但馬德裡(lǐ)體(tǐ)系在(zài)各締約方的(de)使用率始終未達到預期，體(tǐ)系自(zì)身(shēn)固有的(de)一(yī)些缺陷日益受到诟病。馬德裡(lǐ)體(tǐ)系存在(zài)哪些不足？還有哪些可(kě)以改進的(de)空間(jiān)？我(wǒ)國企業在(zài)境外(wài)注冊時應如(rú)何選擇？本文作(zuò)者結合工(gōng)作(zuò)實踐對(duì)這(zhè)些問(wèn)題作(zuò)出總結，本版予以刊登，便于讀(dú)者對(duì)馬德裡(lǐ)體(tǐ)系有更加全面系統的(de)認識和(hé)了解。
馬德裡(lǐ)體(tǐ)系誕生之初，以手續簡便、費用低廉聞名于世，但體(tǐ)系固有的(de)缺陷也(yě)成爲阻礙其持續發展的(de)瓶頸，雖幾經完善，但仍存在(zài)幾點不足，現逐一(yī)予以說(shuō)明(míng)。
一(yī)、申請注冊門檻高
馬德裡(lǐ)體(tǐ)系雖好，卻不是每個人(rén)都能(néng)使用。根據《商标國際注冊馬德裡(lǐ)協定》（以下稱《馬德裡(lǐ)協定》）第1條（3）和(hé)《商标國際注冊馬德裡(lǐ)協定有關議定書》（以下稱《馬德裡(lǐ)議定書》）第2條（1）之規定，申請人(rén)必須滿足以下三個條件(jiàn)當中(zhōng)的(de)一(yī)個方可(kě)使用馬德裡(lǐ)體(tǐ)系：在(zài)某一(yī)成員國內(nèi)設有真實有效的(de)工(gōng)商營業所，或者在(zài)該國領土(tǔ)內(nèi)有住所，或者是該國國民。
滿足了上述條件(jiàn)還不夠，申請人(rén)還需把商标進行(xíng)國家申請或取得(de)國家注冊，即基礎申請或基礎注冊。依據《馬德裡(lǐ)協定》，國際注冊申請必須基于已取得(de)的(de)基礎注冊，但有些國家商标注冊審查周期過長(cháng)，有的(de)申請人(rén)因此不再考慮使用馬德裡(lǐ)體(tǐ)系。即便依據《馬德裡(lǐ)議定書》，國際注冊申請可(kě)以基于基礎申請，但有時申請人(rén)拿(ná)到受理通(tōng)知(zhī)書也(yě)需要好幾個月時間(jiān)，因此錯過了主張優先權的(de)時間(jiān)，在(zài)應對(duì)國外(wài)的(de)惡意搶注行(xíng)爲時常常陷入被動(dòng)。
對(duì)于以非拉丁字母作(zuò)爲文字使用的(de)國家來說(shuō)，國際注冊必須以基礎申請和(hé)基礎注冊爲前提條件(jiàn)的(de)要求顯得(de)更加苛刻。比如(rú)在(zài)中(zhōng)國，企業在(zài)國內(nèi)市場注冊使用的(de)商标絕大部分(fēn)爲中(zhōng)文商标，但在(zài)國際市場上一(yī)般注冊使用拉丁字母商标，爲了通(tōng)過馬德裡(lǐ)體(tǐ)系注冊商标，企業不得(de)不在(zài)國內(nèi)申請或注冊拉丁字母商标作(zuò)爲基礎申請或基礎注冊。而實際上，這(zhè)些在(zài)國內(nèi)申請或注冊的(de)拉丁字母通(tōng)常并不使用，因此面臨被撤銷的(de)風險，繼而影響整個國際注冊。遇到同樣問(wèn)題的(de)還有日本、韓國等國家。
幾年(nián)前，在(zài)馬德裡(lǐ)體(tǐ)系法律發展工(gōng)作(zuò)組會(huì)議上，日本代表團曾提出：應把國內(nèi)基礎申請和(hé)基礎注冊的(de)非拉丁字母商标和(hé)國際注冊的(de)拉丁字母商标建立起自(zì)然聯系，申請人(rén)可(kě)以基于非拉丁字母商标來申請拉丁字母商标的(de)國際注冊，但該提議在(zài)聯盟內(nèi)部并未得(de)到足夠的(de)響應和(hé)重視(shì)。
爲了使馬德裡(lǐ)體(tǐ)系變得(de)更加靈活方便，挪威代表團也(yě)曾提出取消基礎申請和(hé)基礎注冊這(zhè)一(yī)國際注冊申請的(de)前提條件(jiàn)，但馬德裡(lǐ)體(tǐ)系法律發展工(gōng)作(zuò)組會(huì)議和(hé)聯盟大會(huì)研究了好幾年(nián)，改革派和(hé)保守派交鋒激烈，目前沒有實質性進展。
二、“中(zhōng)心打擊”條款太殘酷
《馬德裡(lǐ)協定》和(hé)《馬德裡(lǐ)議定書》第六條規定了一(yī)個令所有國際注冊申請人(rén)心驚膽戰的(de)“中(zhōng)心打擊”原則：自(zì)商标國際注冊之日起五年(nián)內(nèi)，國際注冊依附于在(zài)原屬局注冊或申請的(de)商标。如(rú)果在(zài)該五年(nián)內(nèi)，基礎注冊不論因原屬局或法院決定撤銷，還是因主動(dòng)注銷或未續展而效力終止，在(zài)結果所影響的(de)範圍內(nèi)，國際注冊不再受到保護。
“中(zhōng)心打擊”條款制(zhì)定的(de)初衷，大概是想借此制(zhì)約惡意搶注投機者搭馬德裡(lǐ)體(tǐ)系的(de)便車。但是，該條款對(duì)于投機者的(de)打擊程度，遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于對(duì)大規模開展海外(wài)投資(zī)的(de)企業的(de)打擊程度，投機者損失的(de)成本不過是有限的(de)商标申請費，而真正需要通(tōng)過馬德裡(lǐ)體(tǐ)系開拓國際市場的(de)企業可(kě)能(néng)因遭受打擊而損失慘重。
“中(zhōng)心打擊”的(de)“中(zhōng)心”指的(de)是基礎申請或基礎注冊商标。國際注冊猶如(rú)一(yī)棵大樹，基礎申請和(hé)基礎注冊就(jiù)是樹根，無論大樹多(duō)麽枝繁葉茂，一(yī)旦根部被“中(zhōng)心打擊”，再大的(de)樹也(yě)将頃刻倒下。在(zài)國際注冊後的(de)5年(nián)時間(jiān)內(nèi)，企業都将承受這(zhè)種不确定性。越大的(de)企業越重視(shì)運營安全，爲保險起見(jiàn)，有些企業放棄了馬德裡(lǐ)體(tǐ)系。
目前，馬德裡(lǐ)體(tǐ)系正在(zài)就(jiù)廢除或中(zhōng)止國際注冊商标和(hé)基礎商标之間(jiān)的(de)依附關系進行(xíng)深層次研究，但立即廢除或中(zhōng)止的(de)難度較大。反對(duì)取消基礎申請和(hé)基礎注冊一(yī)方的(de)理由之一(yī)是：取消基礎申請和(hé)基礎注冊的(de)門檻後，“中(zhōng)心打擊”将無法實現。除此之外(wài)，還有退而求其次的(de)兩個備選方案：一(yī)是縮短(duǎn)依附期，由5年(nián)以內(nèi)縮短(duǎn)至3年(nián)以內(nèi)；二是把注銷國際注冊的(de)理由限制(zhì)爲基礎商标效力完全終止或某些特定理由，如(rú)惡意搶注。
三、沒有統一(yī)注冊證
在(zài)各締約方的(de)主管局（我(wǒ)國是國家工(gōng)商總局商标局）将國際注冊申請遞交到世界知(zhī)識産權組織國際局之後，經過形式審查，國際局會(huì)給申請人(rén)頒發一(yī)張國際注冊證，但因該國際申請尚未提交各締約方主管局審查，此“注冊證”并非通(tōng)常意義上的(de)注冊證，實際上相(xiàng)當于國際局的(de)“受理通(tōng)知(zhī)書”。這(zhè)個注冊證由于設計簡陋，經常被誤認爲是複印件(jiàn)。
經過主管局審查之後，如(rú)沒有駁回，隻有美(měi)國、日本和(hé)韓國等極少(shǎo)數締約方主管局會(huì)頒發注冊證，絕大部分(fēn)締約方僅會(huì)發出一(yī)份“核準保護通(tōng)知(zhī)”。由于各國注冊程序和(hé)周期不同，申請人(rén)接收到“核準保護通(tōng)知(zhī)”的(de)時間(jiān)也(yě)不同，如(rú)果遇到郵政和(hé)地址出錯等原因，申請人(rén)可(kě)能(néng)無法收到“核準保護通(tōng)知(zhī)”，因此無法及時準确知(zhī)曉商标在(zài)各國的(de)注冊情況，所以要求國際局頒發統一(yī)的(de)在(zài)各國審查核準之後的(de)國際注冊證的(de)呼聲始終存在(zài)。
來自(zì)申請人(rén)的(de)呼聲可(kě)以理解，但站(zhàn)在(zài)國際局的(de)角度，頒發這(zhè)種通(tōng)過各主管局審查注冊之後統一(yī)的(de)國際注冊證并非易事(shì)。最主要的(de)原因是各國商标法律确權程序和(hé)時間(jiān)差異較大，商标注冊的(de)時間(jiān)從幾個月到幾年(nián)不等，等待一(yī)個統一(yī)的(de)國際注冊證的(de)時間(jiān)會(huì)很漫長(cháng)，如(rú)果再涉及轉讓、變更、撤銷、注銷和(hé)删減等後續程序，還需要對(duì)注冊證進行(xíng)相(xiàng)應修改并補發，注冊證的(de)內(nèi)容可(kě)能(néng)始終處于不确定狀态。
鑒于上述原因，國際局尚沒有制(zhì)作(zuò)統一(yī)的(de)真正意義上的(de)“國際注冊證”的(de)計劃，但考慮用戶需求，國際局正在(zài)研究對(duì)國際注冊證作(zuò)以下三方面改革的(de)可(kě)能(néng)性：一(yī)是根據請求制(zhì)作(zuò)及時更新的(de)國際注冊證，它能(néng)夠反映出商标在(zài)每個被指定締約方的(de)現狀；二是提供限定語言種類的(de)注冊證；三是根據要求爲注冊人(rén)制(zhì)作(zuò)更富有美(měi)感的(de)注冊證。
四、國家程序無銜接
馬德裡(lǐ)體(tǐ)系是一(yī)個經濟方便的(de)申請渠道，但僅局限于申請階段。自(zì)國際注冊商标申請被轉到各締約方主管局之日起，國際局的(de)任務(wù)就(jiù)基本完成。在(zài)以後的(de)國家程序中(zhōng)，無論商标遭到駁回、無效或撤銷，國際局僅需盡到将部分(fēn)事(shì)實通(tōng)知(zhī)申請人(rén)的(de)義務(wù)，其他有關答(dá)辯、訴訟等事(shì)宜均不再介入，申請人(rén)需要自(zì)己通(tōng)過代理人(rén)而不是國際局或主管局來解決這(zhè)些後續問(wèn)題。
馬德裡(lǐ)體(tǐ)系不介入國家程序階段的(de)原因是多(duō)方面的(de)，有法律方面的(de)原因，但主要還是經濟方面的(de)原因：畢竟馬德裡(lǐ)體(tǐ)系主打低成本牌，以滿足申請人(rén)最基本的(de)商标國際注冊需求爲目标，如(rú)果戰線拉得(de)太長(cháng)，成本難免無法控制(zhì)，反而失去(qù)吸引力。
五、體(tǐ)系封閉難轉讓
馬德裡(lǐ)體(tǐ)系本着開放的(de)胸懷迎接每一(yī)個對(duì)體(tǐ)系感興趣的(de)締約方，但體(tǐ)系本身(shēn)的(de)封閉性給申請人(rén)帶來一(yī)些不便。申請人(rén)無法把馬德裡(lǐ)國際注冊商标轉讓給馬德裡(lǐ)體(tǐ)系之外(wài)的(de)申請人(rén)，企業處置商标有時會(huì)遇到困難。比如(rú)美(měi)國的(de)企業無法把在(zài)中(zhōng)國注冊的(de)馬德裡(lǐ)商标轉讓給馬來西亞（尚不是馬德裡(lǐ)締約方）企業。
這(zhè)種封閉性是國際條約的(de)天然屬性，并非馬德裡(lǐ)體(tǐ)系獨有，隻有簽署了共同條約的(de)締約方才可(kě)能(néng)受到相(xiàng)同法律的(de)約束，才能(néng)履行(xíng)相(xiàng)同的(de)義務(wù)。解決這(zhè)一(yī)問(wèn)題的(de)唯一(yī)途徑是吸引更多(duō)締約方加入，更大範圍地适用馬德裡(lǐ)體(tǐ)系。
六、商品分(fēn)類不一(yī)緻
由于各締約方法律和(hé)主管局習(xí)慣不同，造成各主管局之間(jiān)、主管局和(hé)國際局之間(jiān)在(zài)商品和(hé)服務(wù)的(de)要求與分(fēn)類做法上不一(yī)緻，申請人(rén)有時會(huì)面臨進退兩難的(de)處境。由于沒有被指定締約方代理機構參與，申請人(rén)無法準确獲知(zhī)商品或服務(wù)的(de)具體(tǐ)要求和(hé)分(fēn)類原則，商标因此被駁回。
爲解決上述問(wèn)題，國際局和(hé)各主管局已基本達成如(rú)下共識：
1.各主管局與國際局承諾爲使馬德裡(lǐ)體(tǐ)系順利運作(zuò)尋求共性。
2.共同接受在(zài)所有情況下均以尼斯分(fēn)類的(de)字母排序表作(zuò)爲參照。
3.如(rú)果上述列表在(zài)某處有空白(bái)，主管局同意遵循國際局的(de)分(fēn)類做法，除非明(míng)确被法律禁止。
4.國際局不斷努力調整做法，以配合最新的(de)國際趨勢，并盡可(kě)能(néng)爲主管局的(de)做法合規提供便利。
七、代理人(rén)缺乏積極性
代理人(rén)缺乏積極性的(de)原因很簡單，相(xiàng)比逐一(yī)形式申請，馬德裡(lǐ)國際注冊代理費較低。隻有當馬德裡(lǐ)體(tǐ)系成爲申請人(rén)最理想的(de)商标國際注冊途徑之時，代理人(rén)才會(huì)相(xiàng)應地調整自(zì)己的(de)經營策略，畢竟無論是通(tōng)過馬德裡(lǐ)體(tǐ)系還是逐一(yī)申請方式，最終目的(de)都是爲申請人(rén)提供更優質的(de)服務(wù)。
在(zài)長(cháng)期的(de)實踐中(zhōng)，我(wǒ)國很多(duō)企業已經摸索出一(yī)套适合自(zì)己的(de)商标境外(wài)注冊與保護方案，有時适用馬德裡(lǐ)體(tǐ)系，有時采取逐一(yī)申請的(de)方式。企業隻有根據兩種方式的(de)特點和(hé)自(zì)身(shēn)的(de)實際需求選擇境外(wài)注冊的(de)途徑，才能(néng)更好地爲自(zì)身(shēn)的(de)商标戰略服務(wù)，爲“走出去(qù)”打下堅實的(de)基礎。
國家工(gōng)商總局商标局國際注冊二處 張 宇
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